什麼是商標識別性? (下篇)

商標識別性

經過《什麼是商標識別性? (上篇)》的解說我們可以知道核駁理由中的「識別商品來源的標識」是什麼意思,及商標是如何取得「識別性」。接著本篇進一步要討論的是:如果商標不具有識別性,可以登記註冊商標嗎?換句話說,商標本身雖不具有「先天識別性」,該如何克服識別性問題,取得「後天識別性」呢?

以下複習實例情境如下…

實例情境:

林桑有意和朋友合資創業,共同經營滷味餐車。林桑略知商標申請程序,為了保護自己的商譽,決定以「林氏滷味」為商標圖樣,指定使用於「滷味」等商品,申請註冊商標。然而,林桑不久後收到核駁理由先行通知書。核駁理由認為「林氏滷味」「依消費者之認知,僅為表示姓氏及其營業內容,並非識別商品來源的標識」,林桑應該如何做才能順利將商標註冊呢?

Q3:商標如何取得「後天識別性」?

後天識別性是指,當一標識(mark)原本不具有識別性,但經由在市場上使用,結果使相關消費者得以認識或知道該「標識」是代表商品或服務的單一「來源」。也就是該標識除了固有之原始意義(First meaning)外,尚產生識別來源之第二意義(Secondary meaning)。因此,該標識因市場使用而具有識別性,此即為後天識別性。舉個簡單的例子:「鑽石恆久遠,一顆永流傳」本身是廣告詞,然而在市場使用之下,使相關消費者認識和知道,本廣告詞代表商品或服務的「來源」的第二意義。再舉例而言,「Just Do It」雖然本身僅為口語常見的字句,然而在市場使用之下,已經讓相關消費者能夠認識和知道Just Do It 的「標識」代表商品或服務的來源。

進一步說明,取得後天識別性的主要兩大要素分為:

長期或廣泛的使用商標。」

消費者能將商標所指示的商品或服務產生連結。

當智慧局在判斷商標是否具取得後天識別性時,需要由申請人根據上述兩大要素提出證據資料佐證。更詳細地區分,可以把證明取得後天識別性之相關證據,分成以下七種類型

1. 商標的使用方式及時間長短

商標使用要符合法規的規定,意即應將商標標示在商品、商品包裝、容器、或其他合理的地方。正確的商標使用非常重要,許多人以為只要「有用」就可以。商標使用是非常重要的基礎,我們會在另外的文章中解釋。

商標使用的期間越長,經由反覆的使用較有可能使相關消費者得以將商標與商標擁有者產生連結。特別注意的是,今日電子媒體及網際網路發達,資訊散布快速,商標經由大量密集使用,亦有可能在短期取得後天識別性。

2. 銷售量、營業額與市場占有率

一般而言,銷售量或營業額越大,表示有越多的相關消費者購買了申請人的商品或服務,因為消費者與該商標有較多實質的接觸,商標能夠識別申請人商品或服務的可能性也越高。若能證明營業額、銷售量,會對證明商標識別性有正面效果。然而,要特別注意的是,提供資料時,要特別拿捏有些不適合提供給他方的資訊。

3. 廣告量、廣告費用、促銷活動的資料

一般而言,廣告量越大、支出的廣告費用越多,表示商標的曝光率越高,被注意的機會越多,消費者就越有可能認識該商標。投放廣告的資料會是不錯的證據資料。

4. 銷售區域、市場分布、販賣據點

原則上,商標使用的地理範圍越廣,越有可能讓更多的消費者認識。若使用證據能顯示越大的銷售區域、越廣的市場分布、越多販賣據點,商標越有可能取得識別性。但要注意的是,商標註冊為屬地主義,是否能取得識別性的標準,需以國內消費者認識為主。

5.各國註冊的證明

各國商標註冊證明可以建立識別性。然而,若該商標在國外因大量使用而取得後天識別性,而尚未在我國使用,且其於國外使用的相關資訊不足以使我國相關消費者認識為商標者,就不能單獨以各國之註冊資料證明在我國具有識別性。換言之,就是要在我國踐行「商標使用」。這也是為什麼第一點就特別強調「正確的商標使用」非常重要。

6. 市場調查報告

市調報告是可以作為證明已具被後天識別性的參考。然而,需要以專業且公正客觀的市場調查報告才具有證據能力。在實務上,常見於鑑價、訴訟、侵權鑑定等事件上。

7. 其他得據為認定有後天識別性的證據

除了上述所列的項目外,若還有其他像是參加國內外的展覽、報章雜誌或部落客的報導、不同形態的商標使用、在商標上標註TM、對疑似侵權者採取行動…等資料,也能夠影響商標的識別性。

Q4:本案商標「林氏滷味」含有姓氏的商標是否可以註冊商標呢?

在Q3裡我們了解到哪些是可以做為取得後天識別性的證據資料,接下來看一個實際案例,在含有姓氏的商標裡,其中最知名的案子為「MISS WU」案,此案是以具有後天識別性,才順利註冊之含有姓氏的商標,以下簡單摘要事實:

設計師吳季剛於2010年3月以「MISS WU」圖樣申請商標,經審查後被指智慧局以「MISS WU」不具識別性為由不准註冊,其後接續提出訴願及行政訴訟,最終在2013年1月,智慧財產法院仍以不具識別性為由判決駁回。

法院判決之後過沒多久,美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬,在歐巴馬總統連任就職舞會上,第二度穿上吳季剛設計的禮服與歐巴馬總統共舞,使得吳季剛的品牌「MISS WU」被各大媒體爭相報導,特別是「MISS WU」無法在台灣註冊商標也被拿出來討論,智慧局也針對這件萬眾矚目的案子給予回應:「吳季剛先生在我國市場若持續使用該『MISS WU』商標,並檢具已在我國廣泛行銷之證據資料,證明國內消費者知道『MISS WU』也是他設計的產品,取得後天識別性,屆時本局就會核准註冊」。

其後,吳季剛在2013年2月再一次提出「MISS WU」的商標申請,也提供相關使用證據資料答辯。這次,智慧局即以MISS WU具有後天識別性(依商標法第29條第2項規定核准),給予註冊。

TAKEAWAY:

以上的實際案例中,我們可以看出,原本不具識別性的商標「MISS WU」,透過長時間的使用與大量的曝光。「MISS WU」累積足夠的國內消費者認識此品牌,並提供相關能取得後天識別性的證據給智慧局,進而獲准註冊。同理可證,林桑取名的「林氏滷味」若能證明他的後天識別性,提出Q3中所列舉的相關證據,智慧局就能核准林桑的商標。然而,在把相關使用證據提交給智慧局後,還是要經由審查人員加以判斷是否具有識別性。

回到本案來看,對於剛創業使用商標的林桑來說,現階段可能沒辦法順利取得「林氏滷味」註冊。原因在於含有姓氏的商標都不具先天的識別性,需要透過商標已具有後天識別性才能取得商標註冊。一般需要有長時間使用或是短時間內的大量曝光,來達到足以讓消費者認識商標所代表的「來源」。因此,林桑在本次申請可能沒辦法取得註冊。但,林桑之後可以在認為適當的時機再提起一次商標申請;或是變更新的名稱來註冊。至於什麼是適當的時機?歡迎至本事務所洽詢。

要特別注意的是,台灣仍然屬於先註冊主義,也就是最終還是比誰比較早申請。在未具有先天識別性的商標,要仔細評估申請時機。以免讓原本該獨佔的商標權拱手讓人。

註1:https://zh.wikipedia.org/wiki/Google

參考資料

  1. 商標識別性審查基準。
  2. 商標法逐條釋義。
  3. 商標識別性之符號學分析-由MISS WU案談起-李柏靜、胡碧嬋。
  4. 商標法之理論與實務-陳昭華。

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Author

吳靜芸 Gena Wu
商標專員

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