商標權人無實際的「商標使用」,第三人可對其提出「商標廢止」

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商標權人實際的「商標使用」是維護 商標權存續的關鍵。註冊商標既然已被註冊,則應有使用事實,始得繼續維護其商標權利。台灣的商標制度係為「註冊主義」,為了避免商標權人 濫於註冊商標而不實際使用,商標制度提供了「廢止制度」用以減少被佔用的私權。商標權人以外之人可以對註冊商標申請「商標廢止」。若廢止申請日之3年內為有使用商標於指定商品或服務之事實。

一、事實摘要

原告:婦潔藥品有限公司(下稱婦潔公司),有一註冊商標(註冊號949519)

被告:經濟部智慧財產局(下稱智慧局)

參加人:民間全民電視股份有限公司(下稱全民電視公司),向商標註冊號949519提出廢止。

參加人全民電視公司於109年4月9日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定情形,申請廢止其註冊。經被告智慧局為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告婦潔公司不服而提起訴願,經濟部嗣為訴願決定駁回,原告婦潔公司不服決定,遂提起行政訴訟,以智慧局為被告。


二、判決要旨

上圖為原告所持有的商標權。因原告婦潔公司的註冊商標為註冊於第005類的中藥、西藥,原告婦潔公司應提出申請廢止日109年4月9日前之3年內,有實際使用商標於指定第5類「中藥、西藥」,且其使用符合商業交易習慣,證明原告並無未使用商標之消極事實。

並且,商標使用應 符合商業交易習慣 ,並足以 使相關消費者識別標識與商品、服務表彰商標權人之來 源或信譽,始符合為商標權人自己註冊商標之 真正使用(參照最高行政法院98年度判字第356號、101年度判字第597號行政判決)

1. 商標權人於商標廢止程序提出的證據不足認定有商標使用

  • (1)藥品許可證影本;
  • (2)授權書;
  • (3)食藥署「西藥、醫療器材、化粧品許可證查詢」網頁。

參諸上開證據,雖得認定原告有製造經許可之「茯敏膠囊」藥品之權限,原名稱為「大亞茯敏膠囊」,及授權幸一公司使用系爭商標之事實。然系爭商標是否有實際被使用於所指定「中藥、西藥」商品,須依具體使用事證 判斷之。

2. 商標權人於訴訟階段提出的證據用於「乳酸菌產品」

  • (1)大陸地區進口報關單及我國出口報單;
  • (2)CBME中國孕嬰童展之邀請函;
  • (3)展場照片;
  • (4)商品型錄照片;
  • (5)實物照片;
  • (6)幸一公司產品宣傳單。

雖可見107年5月23日之製造日期及系爭商標標示於「利撒爾益生菌100」等商品外包裝盒,然至多僅可證明原告有於本件申請廢止日前3年內,將 系爭商標使用於乳酸菌商品,無法證明系爭商標有使用於「中藥、西藥」商品。

3. 「中藥、西藥」是否含括「乳酸菌」?

3.1 藥品與食品在法律上之不同

3.1.1 藥品在法律上的意義:

需納入藥事法規範,藥事法第6條定有明文。除載於中華藥典或經中央衛生主管機關認定之其他各國藥典、公定之國家處方集,或各該補充典籍之藥品外,為求規範之周延性,另就用途及功能而為概括之規定,凡為供使用於診斷、治療、減輕、預防人類疾病,或功能足以影響人類身體結構及生理機能之原料藥及製劑,均屬之。

3.1.2 食品在法律上的意義:

依食品安全衛生管理法第3條第1款規定,係指供人飲食或咀嚼之產品及其原料,用以提供人類能量及營養需求。一般食品無須預先審查,係由業者實施自主管理,確保產品及各項之製程、衛生、安全、標示、廣告及使用原料等,均符合食品安全衛生管理法相關規範。

因此,藥品、食品在法律上之含義、規範目的及管理方式,各有不同,是屬兩事。

3.2 乳酸菌與中西藥不同!

原告主張 「乳酸菌商品」與指定的「中藥、西藥」商品,具相同醫療保健功效而為相同商品,並持續使用乳酸菌商品等同使用中西藥商品。並檢附證據如:

  • 「臺灣醫界」、「家庭醫學與基層醫療」雜誌、臺灣乳酸菌協會網站等文章及藥品外觀查詢列印頁;
  • 「馬偕一號」之相關文獻;
  • 各國論文、日本專利案與相關文獻報導影本;
  • 尼斯分類第七、八、十版影本;
  • 「茯敏®益敏舒晶球益生菌」之食藥署核發許可、進口報單、產品簡介、實物照片、實體及虛擬通路陳列照片。

然「乳酸菌」商品係以提供特殊菌種為目的而具保健功效之商品,屬「營養補充品」組群,「中藥、西藥」商品係以治療、矯正人體疾病為目的之藥品,兩者於用途、功能及目的均不同,且不具有上下位、包含、重疊或相當之關係。 縱使營養食品,因具進補、養生及保健之機能,而國人有藥食同源之飲食文化,常於保健議題相提併論。然藥品、食品應加以區分管理,已如前述。揆諸前揭見解,非屬相同商品,自難執系爭商標使用於「乳酸菌」商品之事證,作為其有使用於「中藥、西藥」商品之論據。

智慧財產及商業法院 110 年度行商訴字第 22 號判決


三、從判決反應實務現況

從上述判決兩造的事實及判決過程可以反思道:

商標註冊可以多元,但要正確地「使用商標」。

——楊杰凱 專利師

1. 未定期檢視商標權範圍:

商標使用人未定期檢視商標權,而忽視商標維權使用;
商標使用人未定期檢視商品或服務是否受商標權保護,而忽視申請商標註冊。

所以,檢視商標權範圍是為了瞭解商標權人本身的「權利」有哪些?是否已經充足涵蓋現在的使用狀況?是否有任何商標權可能失效?是否有被廢止風險?是否需要申請註冊商標?

2. 商標廢止的風險:過多的註冊使維護困難

現今許多商標代理機構一味地向申請人提供不合宜的申請註冊方案。有許多並非是符合申請人的需求,而增加未來的商標維護成本。

若無實際的「商標使用」於所註冊的商品或服務項目,則很容易有廢止理由出現。

所以,申請人務必評估清楚現行制度所規範的「三年」期間內是否真的有機會使用到所註冊的商品或服務項目。若評估的結果「在三年內有可能使用所申請註冊的商標於指定的商品或服務」,則申請人始得考慮進行註冊。

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Author

楊杰凱 專利師

總承國際智權事務所|總承會計師事務所|主持專利師|商標代理人|國立清華大學工業工程管理學系|清大創新創業學分學程|華盛頓大學法學院法學碩士|。主要提供公司成立及智財服務,從工商登記、商標設計、商標申請到專利申請。“Stay positive. Work hard. Make it happen.”

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