FB臉書照片是否為「商標使用」,得依其呈現位置、標示方式以及所占整體數量比例考量

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「商標使用」一直都是商標侵權判斷的重要關鍵。被控侵權人使用「標識」是否構成法律所規定的「商標使用」除了要符合商標法「以行銷為目的」的要件之外,還有其他許多輔助判斷因素。本篇文章討論 智慧財產及商業法院110年度民商上易字第1號判決:有關在Facebook臉書粉絲專頁中,被控侵權人利用商標權人的LOGO(註冊商標)是否構成「商標使用」?

一、事實摘要

智慧財產及商業法院110年度民商上易字第1號判決

臉書商標使用

上訴人(原告)妍雅緻公司原為註冊商標第01820259號「H」設計圖(下稱系爭商標)之商標權人,嗣於108年4月16日移轉予另一上訴人林○伶。妍雅緻公司曾於105年10月31日與被上訴人林○洲(被告)締結「醫美診所合作經營合約書」,約定由被上訴人名義上對外代表○○診所,對內實際擔任院長及負責醫師業務。嗣妍雅緻公司於106年8月7日以存證信函解除其與林○洲間之系爭合約,林○洲未經同意或授權,仍於其所經營之「花樣-林○洲醫師」臉書粉絲專頁使用系爭商標,並提出於其臉書專頁或封面仍有系爭商標之照片等情,致相關消費者混淆誤認之虞,故意侵害林○伶之商標權。上訴人對於原審判決駁回其請求不服,遂提起上訴。

其中,爭點之一對於臉書使用的照片是否構成商標使用,進一步討論如下:


二、爭點

被上訴人臉書專頁存續之系爭商標是否構成商標之使用?有無致相關消費者產生混淆誤認之虞?


三、得心證理由

(一)商標使用應以行銷之目的使用

依商標法第 5 條規定:「商標之使用,指為行銷之目的,而有 下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標:
一、將 商標用於商品或其包裝容器。
二、持有、陳列、販賣、輸出 或輸入前款之商品。
三、將商標用於與提供服務有關之物品 。
四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形,以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者,亦同」。

本規定立法理由以:「商標之使用,可區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權 之使用兩種樣態,二者之規範目的雖有不同,惟實質內涵皆 應就交易過程中,其使用是否足以使消費者認識該商標加以 判斷。本條之目的在於規範具有商業性質之使用商標行為, 所謂 『行銷之目的』,與貿易有關之智慧財產權協第16條第 1 項所稱交易過程(in the course of trade)之概念類似 」

商標之使用,係於交易過程中,使用人於主觀上須基於 表彰商品或服務來源之意圖,客觀上亦須使商品或服務之相 關消費者,認識其係用以表彰商品或服務之來源,並藉以與 他人之商品或服務區別。

某行為是否為商標之使用,應審酌其目的與方法,依一般社會通念及市場交易情形予以判斷。

(二)「商標使用」得考慮其使用之位置、方式及比例

上訴人(原告)提出106年10月5日、106年12月4日、108年7月4日共3 份公證書附件之網頁資料(臉書),主張被上訴人(被告)侵害系爭商標(原證6、原證8、原證9)。經查:

⒈ 106年10月5日公證書(原證6 ),可見被上訴人臉書專頁之封面正中央有標示系爭商標圖樣(以文字「H 」作為 基底,並設計為一類似圓柱體透視圖之圖形),下方為「 NICE CLINIC 」英文,左方記載「花樣林渤洲醫師」,貼文中有消費者術前術後之對比照片、醫美療程之介紹,可使一般消費者認知系爭商標圖樣係作為表彰醫美療程等服 務之標識,自屬商標之使用。惟系爭合約係106 年11月30 日始生終止效力,已如前述,上開網頁仍在系爭合約存續 期間內,被上訴人身為○○診所之院長、醫師,自有權使 用系爭商標。

2. 106 年12月4 日、108 年7 月4 日公證書(原證8 、9 ),可見被上訴人已將臉書專頁封面照片更換為一外國女性臉部照片,右方為中文「醫學美容—找回您美麗的歲月」 字樣,臉書專頁左方記載「花樣—林渤洲醫師」,僅在為數眾多之「所有相片」中,出現3 張系爭商標圖樣及下方「NICE CLINIC 」英文或結合QR code 之照片(類似名片 之型式)(上傳日期分別為106 年2 月5 日、106 年2 月 17日、106 年5 月21日,其中106 年5 月21日照片為重複 ),而被上訴人臉書專頁總共照片數約為279 張,系爭商標照片僅佔約莫百分之一,自數量上來看,難認係以該照 片作為行銷之目的。再者,上開臉書專頁標示方式,與106 年10月5日臉書專頁將系爭商標圖樣置於封面正中央顯目位置之標示方式不同,參酌商標係作為識別商品或服務 來源,以與他人提供之商品或服務來源相區別之標識,如以某一圖樣作為自己之商標使用,理應會標示於臉書專頁置頂或其他明顯之處,使相關消費者一望即知該圖樣係作 為商標使用,惟原證8 、9 臉書專頁,僅將含有系爭商標 之照片,散放於所有相片中,相關消費者看到被上訴人之臉書專頁時,會認為該含有系爭商標圖樣之照片,僅係表示被上訴人曾在○○診所任職之歷史資料,而不會認為係 表彰被上訴人所提供之醫美療程服務之標識,本院認為被 上訴人106 年12月4 日、108 年7 月4 日之臉書專頁之所有照片中,雖有3 張照片出現系爭商標圖樣,但依一般社 會通念及市場交易情形,並非商標之使用行為。

原文擷取自 智慧財產及商業法院110年度民商上易字第1號判決智慧局法律e教室

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