創業一定要註冊商標?滿足三個條件就不用!

創業一定要註冊商標?滿足三個條件就不用! 1

創業一定要註冊商標嗎?很多創業者,在初創時期不想花這麼多錢在一些「看不到」的地方上,而智慧財產權被忽略的情形更是不計其數。不可避免地,初創時期的資金確實有限,光是在北部開一間小咖啡廳就至少就需要200萬的費用來維持基本營運。商標權如果被忽略了?有什麼方法補救?以下透過案例來帶各位瞭解,如果忘了註冊商標,法律上還有什麼權利?

情境如下: 

(本情境純屬虛構,為本作者對法律之個人意見)

大芝家裡15年前在士林開的麵店「李記牛肉麵」(沒有註冊任何商標取得商標權),因為哥哥曉明遭到逮捕之後,麵攤暫時停止營業,而這一停就是4年。這期間內大芝每週會去店裡面幫忙打掃,但仍無法做生意。

4年之後,大芝最終離開新聞公司,重新接下了李記麵攤跟爸媽繼續賣麵。回復經營3個月後,被一位持有「李記」的商標權人提出告訴侵害商標權;而該「李記」商標在3年前(暫停營業後一年)取得,註冊在「餐廳、小吃攤」。

大芝找王赦律師協助辯護,還略懂一點商標的王律師,判斷最可能有什麼結果?能否主張因為善意在商標註冊權人之前使用,而可繼續在原先的營業範圍內使用?

A: 無法,因爲暫停使用商標4年而致喪失權利

B: 可以,因麵店獨資行號未辦理停業或歇業,可以回復繼續使用

C: 可以,該商標權人位於高雄,不會造成消費者混淆。

D: 以上皆非


答案:    A  (請反白)

要瞭解本題目的答案前要先理解何謂商標的混淆誤認,也就是一般所謂的商標侵權(也俗稱抄襲);邏輯上,如果被告的商標造成商標侵權的話,可以利用善意先使用作為防禦手段。

背景知識:

混淆誤認的判斷因素(不限下述所列):

(1)商標識別性之強弱;(2)商標是否近似暨其近似之程度;(3)商品/服務是否類似暨其類似之程度;(4)先權利人多角化經營之情形;(5)實際混淆誤認之情事;(6)相關消費者對各商標熟悉之程度;(7)系爭商標之申請人是否善意;(8) 其他混淆誤認之因素(ex.行銷管道)。

若有混淆誤認,可主張商標法第36條善意先使用,要件如下: 

(1) 使用在先的事實必須發生在他人商標申請註冊日之前;

(2) 繼續「使用」* 情形「未中斷」**且以原使用的商品或服務為限;

(3) 商標權人可以要求在先使用商品應附加適當區別標示,使其在特定條件下使用,避免干涉商標權人權利。

(商標法逐條釋義2017.01; 此等要件未明文規定於法律。)

*所謂「未中斷」,筆者認為可由「消費者客觀角度」和「店家主觀角度」分析是否中斷「繼續使用」商標。

**所謂「使用」指使用商標以表彰商品或服務的來源。

解析:

因為本題並未提及消費者角度,僅提示大芝僅每週到店內打掃,店面未販賣牛肉麵已經許久。若站在商標權人角度想,因爲相信大芝一家已經暫停「使用」商標且無繼續使用的可能,才進而去申請註冊「李記」,並計劃至士林開設分店,應該保障商標權人的優先註冊?

A: 雖然法律上並沒有要求停止多久,但為本題中最適合的答案。因為中斷使用商標可能導致無法使用善意先使用作為抗辯。

B: 是否有使用商標與使用主體的狀態無關。例如:沒有因註冊取得商標權的youtuber/網紅團隊若無獨資、合夥或法人組織,仍可以使用商標來表彰商品或服務來源為「台客劇場舉辦的淨灘活動」,「Debbie提供的廣告代言服務」。

C: 邏輯錯誤。如果沒有混淆誤認,則不須考慮善意先使用。不是因為可以「善意先使用」而導致「不會混淆誤認」。

另外,單純就位於「高雄」的「牛排館」而認定無混淆誤認尚嫌速斷,還需考量其他因素。


補充資料:

一、姓氏、姓名可以註冊商標?

可以,要能證明使用商標後,經不斷廣告、行銷、使用商標,獲得了後天的「識別性」,讓消費者能連結使用的「商標」與所提供的「商品或服務」。

二、為什麼街上一堆「X記」?

街上成千上萬的「X記」大多都沒有註冊商標,一方面大家都用所以識別性低,一方面也因為要取得此種商標有難度。「姓氏+記」並不是一個非常好商標。好的商標可以帶有暗示或明示的「描述商品或服務」,且又具有獨特的「識別性」。

暗示或明示讓消費者能夠輕鬆知道你提供的商品服務是什麼,「識別性」讓你成為獨一無二的商標,容易建立品牌連結和避免與他人相似。例如:Nespresso 就是一個不錯的商標,不但依附Nestle原本的商譽,又結合Espresso代表義式咖啡。

三、「黎記」 v. 「李記」 的餐聽?

姓「黎」的人很少,消費者會認為「特別」,或許,並不會直接聯想到姓氏,識別性會比較高。姓「李」的人很多,消費者常會聯想姓氏,而且通常使用在餐飲。這時,你必須向智慧局提供大量資料讓你獨佔「李記」在某一項商品或服務。附帶一提,如果「李記」是提供「電路板加工」服務,識別性可能會比「餐廳」服務高些。

、如果題目中為「士林青勳牛肉麵」,而商標權人註冊為「青勳」牛排館?

若站在商標權人角度想,因爲相信大芝一家已經暫停「使用」商標且無繼續使用的可能,才進而去申請註冊「青勳」,並計劃至士林開設分店,應該保障商標權人的優先註冊?應該與合法註冊取得商標權的「李記」有所區別?

我國商標法採註冊保護原則,商標權之取得,以註冊為要件,然商標貴在 使用,例外尊重先使用商標之事實,設置善意先使用制度,並賦予商標權人得 要求附加區別標示,惟不宜擴大善意先使用範圍而影響商標權人之註冊權益, 以為衡平。

為了貫徹商標註冊主義,仍應以註冊日為主。然而,商標貴在「使用」,為了權衡先前使用者的權利,例外尊重先使用商標之人。善意先使用制度,給予先使用商標之人保障,並賦予註冊商標權人可要求先使用者附加區別標示,避免擴大善意先使用範圍,而影響商標權人之註冊權益。

注意:商標權是採註冊主義,有註冊才有商標權,沒註冊的商標只能繼續使用在原有範圍內。且商標權人有權要求先使用者附加標示。

「姓名標示─非商業性─禁止改作」授權條款臺灣3.0版
本著作採「創用CC」之授權模式,僅限於非營利、禁止改作且標示著作人姓名之條件下,得利用本著作。

Author

楊杰凱 專利師
2019.05.05

總承國際專利商標事務所|總承會計師事務所|主持專利師|商標代理人|國立清華大學工業工程管理學系|清大創新創業學分學程|華盛頓大學法學院法學碩士|接受新事物,突破舒適圈。主要提供公司成立及智財服務,從工商登記、商標設計、商標申請到專利申請。“Stay positive. Work hard. Make it happen.”

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