專利進步性判斷:近年判決中「容易完成」標準的具體操作
台灣專利法「所能輕易完成」的進步性標準,於近年司法實務中操作日趨精緻。本文分析「結合教示」與「意外的技術效果」雙軌判斷的具體操作,及其對申請與訴訟策略的影響。
進步性是專利舉發與撤銷訴訟最核心的爭點,也是最涉及主觀評價的判斷場域。台灣《專利法》第 22 條第 2 項規定的「所能輕易完成」標準,於近年智慧財產及商業法院的判決中操作日趨精緻——從「結合教示」的明確化到「意外的技術效果」的承認,使進步性論證的框架更為清晰且可預測。
法律基礎
《專利法》第 22 條第 2 項規定:「發明雖無前項各款所列情事,但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,仍不得取得發明專利。」
關鍵概念有二:「所屬技術領域中具有通常知識者」設定判斷者的技術水平基準線;「所能輕易完成」設定進步性的否定門檻。近年判決在這兩個概念的操作上均趨明確化。
結合教示標準的明確化
近年台灣判決呼應美國最高法院 KSR International Co. v. Teleflex Inc. (2007) 的精神,確立三項操作原則:
第一,不採事後諸葛(hindsight bias):最高法院明確要求「進步性之判斷不可立於申請日後之知識水平回顧,必須立於申請日該技術領域具通常知識者之觀點。」(113 年度台上字第 459 號)
第二,要求引證文件之間的「結合教示」:不可將多份先前技術簡單相加,需具體論證申請日當時技術領域內存在結合各份先前技術的動機或教示。跨領域結合的合理性需特別論證。
第三,技術領域相關性的重視:結合先前技術的合理性,需考量技術領域的相關程度——越跨領域的結合,需要越充分的結合動機論證。
對主張無進步性者的影響:不可僅指出「先前技術 A 加 B 等於系爭發明」,必須具體論證申請日當時技術領域內存在結合 A 與 B 的動機或教示。
意外的技術效果
即使技術手段在先前技術中可見,若所產生的技術效果為先前技術所未預期且具顯著意外性,仍應肯定進步性。此立場與歐洲 EPO 的問題解決法(Problem-Solution Approach)及美國的 Unexpected Results 概念一致。
「意外」需以先前技術為基準判斷,非以發明人主觀感受衡量。常見可接受的「意外效果」類型:量化的技術改進(效能提升、能耗降低等)、解決先前技術未曾解決的問題、產生先前技術不期望之新功能。
對申請人的關鍵啟示:說明書中應在申請時即明確記載技術效果與量化比較例——申請後補充技術效果證據的效力有限,事前準備是進步性主張的根本。
判決理由詳盡化的影響
近年智財法院在專利舉發判決中,判決理由趨詳盡:引證文件的對比表格化、結合教示的具體論證、技術效果的量化分析,均成為判決理由的常見元素。
正面效果:訴訟結果的可預測性提升,使訴訟前評估更精準、上訴與否的決策更有依據、訴訟外協商提供具體討論基礎。
連帶效果:雙方準備成本提升,需準備更詳細的技術論證、聘用技術專家,預期律師費加技術專家費合計不低於 NT$ 500,000。
實務建議
對外國事務所協助處理台灣專利訴訟的建議:
申請階段:說明書應明確記載技術效果與比較例,量化優於先前技術之處;此為日後進步性主張最根本的準備,不可依賴事後補充。
舉發攻擊:主張無進步性時,需明確指出結合先前技術的具體動機,不可僅展示結合結果與發明相似;跨領域結合需特別論證合理性。
進步性答辯:有進步性的答辯應優先準備「結合教示之不存在」或「意外效果之量化證據」;意外效果的舉證應在說明書階段即預先建立,答辯階段僅是援引。
訴訟成本預期:台灣進步性訴訟的技術論證複雜度高,外國事務所協助客戶評估台灣專利訴訟時,應明確告知技術論證準備的成本規模,避免預算低估。