USPTO Patent Bar 合格：在地撰寫的 5 個關鍵

將台灣發明帶進美國 USPTO 申請，最大的瓶頸不是預算，而是技術內涵能否被「正確翻譯」成美國審查官能讀懂的請求項。

USPTO Patent Bar 合格的在地撰寫人，能在台灣端就把文件做到位，避免後續美國端反覆修改的時間損失。本文整理在地撰寫的 5 個關鍵節點——撰寫、OA 答辯、面詢、接續案、PPH——以及如何與美國當地代理人協同分工。

為什麼前端文件品質這麼重要

美國專利申請的工作鏈是：在地撰寫 → 提交至 USPTO → 審查意見 → 答辯 → 核准／繼續答辯／接續案。

依《37 CFR Part 11》之 USPTO Patent Bar 規則，於 USPTO 為他人辦理專利事務之代理執業（practice before the USPTO），須為註冊執業之 Patent Attorney 或 Patent Agent。提交階段必須由美國當地註冊執業之代理人完成。

依 37 CFR 11.5(b)(1)，撰寫說明書、請求項與答辯書本身也屬於在 USPTO 執業；未登記者只能在美國登記代理人的指示與審閱下起草，由該代理人簽署、提交並負責。楊杰凱專利師通過 USPTO Patent Bar 考試、未在 USPTO 登記，即屬此類。在地撰寫的價值在於：

• 技術內涵由台灣端研發團隊與專利師直接溝通，無語言層級的損耗
• 請求項架構可直接以 USPTO 審查標準與《MPEP》規範撰寫，省去美國端翻譯與重構成本
• 與台灣母案、PCT 案、PPH 路徑的整體布局可從第一稿就同步設計

文件須由美國當地註冊執業之代理人審閱、簽署並提交——兩端互補才是台灣發明在 USPTO 取得專利的穩健模式。

關鍵一 · 撰寫階段（Drafting）

USPTO 對請求項與說明書有特定格式要求，與台灣《專利法》之撰寫慣例存在數項實質差異：

• 獨立項與附屬項結構：USPTO 對 means-plus-function（35 U.S.C. § 112(f)）之解釋與台灣不同；獨立項應避免無意觸發 § 112(f) 解釋
• 充分揭露要件：依 35 U.S.C. § 112(a)，說明書須揭露 written description、enablement、best mode 三層次。最佳實施例之保留與揭露策略需於撰寫時即確定
• 附圖規格：USPTO 對附圖之線條、編號、視角有具體要求（依《MPEP》第 600 章），不符規格需於提交後補正，延宕時程
• Information Disclosure Statement（IDS）：申請人對相關先前技術之揭露義務（37 CFR § 1.56）。撰寫階段即應整理 IDS 清單

在地撰寫可在台灣端完成上述細節，使提交給美國當地代理人之文件已達 USPTO 可受理水準。

關鍵二 · OA 答辯（Office Action Response）

USPTO 審查意見（Office Action, OA）多以 § 101（適格性）、§ 102（新穎性）、§ 103（進步性）、§ 112（揭露與請求項記載）為核駁基礎。

在地撰寫人於 OA 答辯之價值：

• case law 援引：依《MPEP》與聯邦巡迴上訴法院（CAFC）判例組合答辯論述，避免單純依 USPTO 審查標準回應而錯失反論機會
• 技術論述深度：與台灣研發團隊就 OA 提及之先前技術逐項討論，產出實質技術差異論述
• 請求項修改策略：修改方向須兼顧美國訴訟解釋慣例與後續接續案彈性——由美國登記代理人決定，在地撰寫人依其指示起草

答辯書由美國登記代理人審閱、簽署並提交；在地撰寫人在其指示下起草答辯稿並整理技術論述。

關鍵三 · 面詢策略（Examiner Interview）

USPTO 提供「Examiner Interview」程序，申請人或代理人可與審查官直接溝通技術內涵。面詢通常為突破僵局之關鍵工具。

面詢的協同分工：

• 由美國當地代理人主持面詢、與審查官直接對話（程序須由註冊代理人執行）
• 在地撰寫人提供技術簡報、預期 Q&A、後備修改建議
• 在地撰寫人不參與面詢，只在事前協助美國登記代理人準備技術簡報；申請人或研發人員如需參與，由該代理人安排

面詢前的準備品質直接影響結果。在地撰寫人對技術細節的掌握，是準備面詢備案的核心。

關鍵四 · Continuation 接續案

USPTO 之接續案制度（依 35 U.S.C. § 120）提供三種類型：

• Continuation（CA）：相同說明書，新請求項
• Divisional（DA）：原案請求項數類別過多，依審查官 restriction requirement 分案
• Continuation-in-Part（CIP）：原說明書 + 新增實施例

接續案決策的時機與切分邏輯：

• 何時繼續：原案核准前提出 CA，保留未來請求項擴張空間
• 何時切分：審查官提出 restriction 要求時，依商業價值優先選定主軸並對其餘類別申請 DA
• 何時補充：研發過程中新增之改良或實施例，若仍於主案 priority date 後 12 個月內，可考慮 CIP

接續案策略影響專利組合的長期布局。在地撰寫人於原案撰寫時即應預留接續案空間（如多軌請求項、多層次附屬項）。

關鍵五 · PPH 加速

專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway, PPH）使先核准國之審查結果可作為他國加速基準。美國 USPTO 與多國有 PPH 雙邊協議。

對台灣申請人之 PPH 路徑：

• 台灣 TIPO ↔ USPTO：依台美 PPH 協議，台灣核准可作為 USPTO 加速基準
• PCT-PPH：透過 PCT 國際初步審查報告（IPRP）若無負面意見，可向 USPTO 申請 PCT-PPH 加速
• 日本 JPO ↔ USPTO：日本核准案可作為 USPTO 加速基準（若該家族有日本對應案）

PPH 加速可將 USPTO 首次審查意見從一般約 18-24 個月縮短至約 3-6 個月。在地撰寫人於台灣母案撰寫時，即應預判 PPH 路徑——例如台灣請求項是否與 USPTO 請求項實質一致（PPH 要件之一），影響後續加速的可行性。

PPH 與《MPEP》第 700 章之審查程序緊密配合，撰寫策略須從第一稿即整合此維度。

實務 takeaway · 我們可以怎麼做

對於計畫進入美國 USPTO 之台灣申請人，本所建議：

1. 撰寫階段提前 60 天諮詢：USPTO 文件品質的細節（請求項格式、§ 112 揭露、IDS）需於撰寫初期即定案。送件前 60 天，由在地撰寫人在美國登記代理人指示下協助整理技術揭露範圍
2. 與美國當地代理人建立穩定協作：在地依美國登記代理人指示起草，由該代理人審閱、簽署、提交並進行面詢——兩端建立穩定協作關係可縮短整體時程
3. 預留 OA 答辯預算與時程：USPTO 案件平均 1-2 輪 OA，預算須含答辯與面詢費用；時程預估自提交後 18-30 個月取得首次審查意見
4. 整合 PCT、PPH、接續案策略：母案撰寫即應預判國際路徑與接續案空間，避免後續被動補件

USPTO Patent Bar 合格之在地撰寫人提升前端文件品質，文件必須由美國當地註冊執業之代理人審閱、簽署並提交——兩端互補才是台灣發明在 USPTO 取得專利的穩健模式。

如需就具體案件的 USPTO 撰寫與答辯策略取得初步評估，歡迎預約 30 分鐘晤談，由本所專利師與美國當地合作代理人為您一同檢視最適路徑。